① 自社技術の確認

初めに、ある商品を企画して販売する場合、全く異業種に参入するような場合を除いて、基本的には自社の主たる業務に関わる新商品を検討することになると思われる。この場合において、自社の誇れる技術、すなわち、他社にはない独自の技術についてまずは現状を客観的、且つ、冷静に分析してみることが必要である。例えば、そもそも得意な技術分野は何であるか、その技術はその分野の基本技術なのか或いは基本技術の利用や改良などの応用技術なのか等である。自社が保有する特許権はもちろん、過去に所有していた特許権についても把握しておくと過去から現在に至る権利の動向について的確に把握することができる。

② 他社技術の情報収集及び分析

一方、自社の得意分野に対する他社の技術動向を知ることももちろん大切である。すなわち、自社商品に対する他社の対抗商品に関する技術分析行うことも必要である。実際に販売されている他社商品を入手して技術的な分析を行うことも大切であるが、インターネットを介して提供されている「特許情報プラットホーム（J-PlatPat）」を利用すれば他社特許の権利関係や技術開発の動向を探ることができる。「特許情報プラットホーム（J-PlatPat）」では、番号検索、ＩＰＣ（国際特許分類）検索、キーワード検索など、多様な特許文献の検索が無料で提供されているのでこれを利用することが簡易である。また、特許については審査に関する書類等、例えば、特許庁から発せられた拒絶理由通知書の内容や出願人が提出した意見書及び手続補正書の内容が経過情報として提供されているので出願中の発明についての権利化の可能性や補正に伴う権利範囲の変動などについて予測を立てることができる。もちろん、特定の出願に関する手続状況等については特許庁に対して閲覧請求を行うことにより正確な情報を入手することができる。尚、「特許情報プラットホーム（J-PlatPat）」以外にも業者によって各種の特許データベースが提供されているのでそれらを利用してもよい。

③ 商品企画の立案

他社の特許出願状況を踏まえた上で、開発すべき商品の企画立案を行うことで、他社の技術との重複研究や重複投資を有効に防止することができる。このように、初めに自社及び競合他社の技術動向について収集及び分析することは特許戦略の基本となるために極めて重要である。「敵を知り己れを知れば、百戦して危うからず」である。

① 開発技術の特許化

商品企画段階において他社の特許出願状況を踏まえた上で決定された新商品の開発を行うことになるが、通常はこの研究開発段階において種々の発明が誕生することになる。従って、ここで誕生した新技術（発明）を的確に把握してそれを特許化することが重要となる。誕生した新技術がその新商品における基本技術であるか、従来商品の改良技術であるか、あるいはその新商品の製造方法に関するものであるかなどを分析し、それらについて特許出願を行うか否かについて慎重に判断する。現行の特許制度は「出願公開制度」を採用しているため、原則として特許出願の日から１年６ヶ月経つとその出願内容が一般に公開されるので競業他社にもその内容が知られることになるからである。例えば、商品の構造、機構、形状等に関する技術のように、その商品を入手して分解等することによってその技術内容を把握することができる場合には特許出願すべきである。これに対して、製造方法や検査方法のように、そのものを入手してもその技術内容を把握することができないような場合にはあえて特許出願をせずにノウハウとして秘密にしておくのが良いかもしれない。また、基本技術の場合もノウハウとして秘密にしておいた方が良い場合もある。
商品開発段階では、当初開発した商品の更なる改良について新技術が誕生する可能性もあるので商品が最終的に完成するまでの間に新しい技術が生まれていないかをしっかりと確認することが必要である。

② 共同開発

商品開発段階においては公設試験場や大学などを有効に活用することもできる。各公設試験場や大学では共同研究や特許に関する情報をホームページなどで種々提供しているので相談してみるとよい。その一方で、取引先企業との共同開発ということもある。自社以外の者との共同研究の場合の特許出願は共同出願となる可能性が高いが、共同出願及び特許権が共有に係る場合には第三者への実施許諾や特許権の譲渡などの場合に相手方の同意が必要となるなど一定の制約を受けることになる点に注意が必要である。また、特許権が共有の場合には特許権者同士が同一の市場で競合する状態となる可能性があるので特許発明の実施に関する契約を取り交わすべきである。特に、共有者が大手企業である場合には自社が不利な状況にならないように究段階から共同研究に関する契約を締結しておくことが大切である。

③ 他社特許を侵害しないかの調査

商品企画段階で他社の特許権についての調査を既に行っているが、商品化の目処が立ったところで開発された新技術について今一度先行調査を行うことが好ましい。この場合の調査は主として他社の特許権を侵害しないかの調査となる。万一、侵害のおそれがある特許権が発見された場合にはその特許技術を侵害せずに同等な効果を実現できる迂回技術がないか等を検討する。どうしても回避出来ないような場合には当該他社の特許権を無効にするための証拠などを集めることも必要となろう。尚、当該他社から実施許諾を得ることも考えられるがおそらく許諾は得られないであろう。この場合、自社の特許権を当該他社に実施させることを条件に実施許諾を求めるいわゆるクロスライセンスによることが考えられる。

④ 他権利の検討

商品化に際して特許権の他、新商品のデザインについて意匠権を、新商品の商品名やブランド名に商標権を取得すべく意匠登録出願及び商標登録出願を行うことも検討すべきである。

① 新たな生産・製造方法の特許化

開発された新商品を実際に製造する場合における製法上の工夫や、製造機械やラインの機械的な工夫などについても新規の技術として管理することが必要である。特に、製造上の工夫は社内では従来技術として認識されていたとしてもそれが公表されていない場合には新規性は失われておらず未だ新技術である場合がある。そのため、これまでの自社の製造技術を従来技術として特許明細書に記載するとそのような製造技術を自ら権利化の途を閉ざすばかりか特許出願によってその内容を外部に公表することになるので製造方法に関する特許については慎重に判断することが必要である。この場合、上述したようにノウハウとして管理することも検討すべきである。

② 再度の特許調査

研究開発段階において新商品についての他社の特許権との関係については既に調査しているので、ここでは、新商品の生産・製造段階における新技術について最終的な確認の意味を含めて先行調査を行うと良い。

① 特許出願との関係

いよいよ新商品の販売を開始することになるが、新商品の顧客への紹介や宣伝活動は少なくとも特許出願が完了した後で行うことが原則である。すなわち、特許権を取得するためには出願前に公知となっていないことが条件であるため、そのような営業活動を出願前に行った場合そのことを理由に新規性を喪失して特許権を取得できなくなるからである。研究開発段階や生産・製造段階において開発された新技術について実際に特許出願が完了するまでには弁理士との打ち合わせから始まって特許出願書類の作成に至るまである程度の期間を要する。また、出願書類作成中であっても更なる改良や変更に伴う明細書の修正作業等が必要となる場合もある。そのため、営業活動開始予定時期と特許出願予定時期とが近接する場合が多いが、営業活動は特許出願を完了してから開始することが原則である。しかしながら、展示会への出展、新聞やＷｅｂサイトでの発表等どうしても特許出願前に公表せざるを得ない場合もある。そのよう場合には、一定の条件の下で新規性を喪失の例外（特許法第３０条）を利用することができる場合がある。但し、例外的な取り扱いを認めてもらうための手続であるため適用条件が厳しく限定されており慎重な手続が要求される。

② 侵害品を発見した場合の対処

新商品の販売を開始した後は企業努力により新商品の販売に尽力することになるが、新商品が画期的であったり、売れ行きが好調であればあるほど模倣品や類似品が登場しやすい。そのような模倣品等を発見した場合には特許権に基づいて模倣品等を市場から排除することができる。
新商品に係る新技術が既に特許権となっている場合に模倣品等が当該特許発明の技術的範囲に含まれるのであれば、当該特許権に基づいて差し止め請求及び損害賠償請求を求めることができる。しかしながら、出願からそれほど時間が経過していない場合にはまだ特許権となっていないばかりでなく出願審査請求すら行っていない場合もある。以下、模倣品対策について概説する。

• （ア）警告を行う

  出願公開が行われた特許出願の出願人にはその特許請求の範囲に記載された発明を正当な権原なく実施している第三者に対して警告を条件に補償金請求権が認められる。この補償金請求権は、当該出願が特許になった場合にいわゆる実施料相当額を請求できる権利である。通常は第三者に対する内容証明郵便によって警告を行う。尚、出願公開は原則として出願日から１年６ヶ月経過後に行われるため、出願から間もない場合には出願公開が行われていない場合がある。そのため、特許庁に対して早期に出願公開を行うよう請求することが認められている。

• （イ）早期審査制度及び優先審査制度

  特許権を取得するためには審査官の審査を受ける必要があるが、現行特許制度では特許出願をしただけでは審査は行われず、出願とは別に特許庁に出願審査請求書を提出することが必要となる。通常審査の場合、出願審査請求書を提出した後特許庁からファーストアクションが示されるまでの期間は平均約１０ヶ月である。そのため、一定の条件の下で審査を早める制度として「早期審査制度」と「優先審査制度」がある。「早期審査制度」は、出願人が中小企業等であってその発明を既に実施している場合などに申請することができる。一方、「優先審査制度」は出願公開された発明を第三者が実施している場合に申請することができる。それぞれ記載すべき内容が異なるので事情に即して事情説明書を作成する必要がある。尚、実際に早期審査を行った場合の当所における一例としては、事情説明書提出から約２ヶ月で特許庁からファーストアクションが示されている。また、近年では、所定の実施関連出願であって手続をオンラインで行うことを条件とした「スーパー早期審査」も行われており、必要に応じて適用を検討するとよい。

• （ウ）特許化後

  特許権となった後は、特許権に基づく差し止め請求を求めることができるが、その場合にも直ちに訴訟を提起するのではなく、模倣品等が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か、また、本件特許権に無効理由が存在しないかを慎重に判断し、その上で相手方に内容証明郵便にて侵害の中止及び販売数量の報告を求めるのが一般的である。この場合、なるべく早い段階で弁理士や弁護士に相談することが好ましい。この段階で相手方が交渉に応じれば裁判によることなく解決を図ることができる。一方、相手方が技術的範囲に属しない旨の主張や販売の継続を止めない場合には訴訟の提起を検討する必要がある。その他、裁判外手続として、ＡＤＲ機関としての日本知的財産仲裁センターに紛争処理を依頼することもできる。

③ 侵害の警告を受けた場合の対処

一方、事前の慎重な特許調査にもかかわらず第三者から新商品が第三者の特許権を侵害する旨の警告を受けた場合には、まず初めに第三者の特許権は有効に存続しているか、第三者は正当な特許権者であるか、新商品は第三者の有する特許発明の技術的範囲に属するかを慎重に判断することが必要である。第三者から警告を受けた場合もなるべく早い段階で弁理士又は弁護士に相談すべきである。

• （ア）侵害しないと判断する場合

  検討の結果、侵害でないと考えられる場合には、第三者に対して新商品は技術的範囲に属さない旨を説明する。その他、先使用権等の正当な権利を有している旨などを説明する。
  なおも第三者（相手方）が納得しない場合には裁判所に提訴する可能性もあるので応訴の準備を行うことが必要である。

• （イ）侵害すると判断する場合

  検討の結果、侵害であると考えられる場合には、早々に製造販売を中止する。いたずらに侵害行為を継続するのは後々問題となる場合があるからである。尚、販売を継続したい場合には相手方の許諾が必要であるが、この状況下では許諾を受けることは困難であろう。この場合、自社に関連する特許権がある場合には上述したクロスライセンスを提案することによって許諾を求めることが考えられる。

④ 特許管理の必要性

特許権は特許庁に毎年年金を支払うことによって権利が維持される。納付期限までに必要な年金を支払わない場合には特許権は消滅する。また、年金は存続年数を経るほど納付金額が増加するようになっている。ここで、特許管理といえば年金管理であってそれを特許事務所任せにしている場合も少なくない。しかしながら、商品の改廃や権利の陳腐化などによって不要となった特許権については年金の納付を停止して特許権の整理を行い、その費用を新たに生まれる新技術に充てることも特許管理の重要な役割の一つである。